何為商標副簿注冊?這對于國內(nèi)企業(yè)來說可能是一個比較陌生的概念。根據(jù)美國商標法即《蘭哈姆法》,美國專利商標局將商標注冊分為主簿注冊和副簿注冊。主簿注冊便是我們通常了解并使用的商標注冊,而副簿注冊雖然使用情況較少但卻具有其獨特的價值,本文中筆者將對主簿注冊與副簿注冊進行對比并重點介紹美國商標副簿注冊制度。
一、主簿注冊與副簿注冊
簡單來講,主簿注冊的商標通常來說是在注冊時即能夠起到區(qū)分商品或服務來源的標志,并且是具有顯著性的標志。主簿注冊的商標主要包括兩類,第一類是本身具有較強顯著性的商標,如臆造商標、隨意性商標、暗示性商標;第二類是本身缺乏顯著性但是已通過使用獲得顯著性的商標,如已獲得第二含義的描述性商標。
而副簿注冊的商標是在注冊時對申請人的商品或服務具有一定的識別功能但是不具有顯著性的標志。副簿注冊的商標,雖然暫時沒有顯著性無法起到區(qū)別來源的作用,但是有可能通過長期與某種商品結合使用產(chǎn)生除原含義外的第二含義,可通過使用獲得顯著性。這類商標主要是描述性商標。
二、副簿注冊的優(yōu)劣勢
(一)優(yōu)勢
筆者在實際代理商標注冊的過程中,有遇到企業(yè)的商標由于缺乏顯著性被美國專利商標局予以駁回的情況,通常來說雖然法律上提供了“通過使用獲得顯著性”的救濟途徑,但是要證明商標在美國經(jīng)過長期大量的使用獲得顯著性并非易事,大多數(shù)企業(yè)難以滿足這一苛刻的條件,因此駁回復審的道路可能行不通,企業(yè)將可能面臨商標在美國無法獲得權利的局面。此時,副簿注冊便體現(xiàn)出其獨特的價值,商標在副簿注冊后將享有以下好處:
1、主簿注冊的商標在審查通過以后會予以初審公告,第三方可在公告期內(nèi)對商標提出異議申請,而副簿注冊的商標審查通過以后直接予以注冊,不會予以初審公告,不會被第三方提出異議申請;
2、由于副簿注冊的商標不會經(jīng)歷公告期,因此注冊所需時間通常也比主簿注冊的商標短;
3、和主簿注冊的商標一樣,副簿注冊的商標在核準以后美國專利商標局也將頒發(fā)注冊證,可滿足企業(yè)對商標注冊證的需求;
4、和主簿注冊的商標一樣,副簿注冊的商標在核準注冊以后商標的有效期也是十年,并且到期后可續(xù)展;
5、和主簿注冊的商標一樣,副簿注冊的商標在核準注冊以后也將對在后相同或近似商標注冊造成阻礙,審查員可引證副簿注冊的商標駁回在后商標的申請,同時商標權利人也可以基于副簿注冊的商標對在后商標的申請?zhí)岢霎愖h;
6、和主簿注冊的商標一樣,副簿注冊的商標在核準注冊以后也可在產(chǎn)品上合法使用注冊商標標記;
7、和主簿注冊的商標一樣,副簿注冊的商標在核準注冊以后也可以基于商標權利進行維權。
(二)劣勢
1、在美國,我們通常指的商標注冊即為主簿注冊,主要可以基于四種保護方式:基于“意向使用”提交注冊申請;基于“實際使用”提交注冊申請;基于“國內(nèi)基礎”提交注冊申請;通過“馬德里國際商標注冊體系”領土延伸指定保護美國。
相比之下,副簿注冊的申請基礎則受到了較大的限制,在副簿注冊的商標只能基于“實際使用”的基礎或基于“國內(nèi)基礎”提交注冊申請,即商標必須在美國投入實際商業(yè)使用后或獲得國內(nèi)商標注冊證后才能在美國副簿注冊商標;
2、在主簿注冊的商標,注冊成功后可在美國海關申請知識產(chǎn)權海關備案,阻止侵權貨物通過海關,而在副簿注冊的商標,則無法在美國辦理知識產(chǎn)權海關備案;
3、在主簿注冊的商標,注冊成功后5-6年可提交“不可爭辯性聲明”,審查通過后則任何人不能主張缺乏顯著性或使用在先等理由對該商標提出撤銷;而在副簿注冊的商標,則無法提交該聲明,不能享受該宣誓帶來的好處。
三、提交及維持副簿注冊
(一)辦理方式
第1種:若申請人認為其商標缺乏顯著性并且滿足在副簿注冊提出注冊申請的條件,可直接在副簿提交注冊申請;
第2種:若申請人的商標在主簿提交注冊申請后,商標被審查員以缺乏顯著性為由予以駁回,復審具有較大難度時,若商標滿足副簿注冊的條件,可以考慮將主簿注冊的申請修改為副簿注冊的申請。
(二)維持
如我們了解,主簿注冊的商標在商標注冊后需提交5-6年使用證據(jù)及9-10年使用證據(jù)以維持商標注冊的有效性。類似的,副簿注冊的商標注冊后也需要提交5-6年使用證據(jù)及9-10年使用證據(jù)。區(qū)別在于,主簿注冊的商標在提交5-6年使用證據(jù)的同時可一并提交“不可爭辯性聲明”,副簿注冊的商標不能提交該“不可爭辯性聲明”。此外,副簿注冊的商標有效期為10年,屆滿時需及時辦理續(xù)展申請。
綜合考慮上述因素,美國商標副簿注冊雖然不如主簿注冊保護全面,但是仍有其價值所在,在特定的情形下可酌情考慮商標副簿注冊,為企業(yè)在美國進行商標注冊保護提供另一種替代解決方案,不失為一個好辦法。